Une société australienne perd la bataille de la marque Ugg

MELBOURNE, Australie – La tentative de longue haleine d’une entreprise australienne de supprimer une marque américaine sur le mot «Ugg» a subi un coup fatal après qu’un tribunal américain a rejeté l’affaire en appel, dans une perte qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’Australie. fabricants de bottes en peau de mouton.

Il s’agit de la dernière étape d’une bataille juridique de cinq ans à enjeux élevés entre le propriétaire de la marque aux États-Unis, Deckers Outdoor Corporation, et une société appelée Australian Leather. Ils se disputent la propriété du nom d’une chaussure qui a été ridiculisée comme démodée et carrément laide, mais qui a encore trouvé son chemin sur les pieds de célébrités comme Oprah Winfrey et Tom Brady.

Les médias australiens ont qualifié le procès de bataille «David contre Goliath», et l’affaire a touché un nerf pour de nombreux Australiens, qui considèrent les chaussures comme un symbole national, quoique démodé. L’affaire a également montré comment l’accès mondial aux produits sur Internet pouvait créer des conflits entre les systèmes juridiques locaux.

Le propriétaire d’Australian Leather, Eddie Oygur, a déclaré après la décision du tribunal vendredi qu’il porterait l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis.

«Ce n’est pas seulement à propos de moi; il s’agit de la reprise par l’Australie de «ugg» », a déclaré M. Oygur. “La marque n’aurait jamais dû être cédée aux États-Unis en premier lieu”

En Australie, le mot est utilisé comme terme fourre-tout pour les bottes en peau de mouton doublées de molleton fabriquées depuis les années 1930. Ils ont été popularisés par les surfeurs dans les années 1960. Le terme n’est pas une marque déposée là-bas, et n’importe qui peut vendre des bottes UGG. Elle a été enregistrée en tant que marque aux États-Unis dans les années 1980 par l’entrepreneur australien Brian Smith.

Deckers a déclaré qu’elle avait acheté le nom de manière équitable à M. Smith, qu’elle avait déposé la marque «UGG Australia» aux États-Unis en 1995 et que les consommateurs américains la connaissaient comme un nom de marque plutôt que comme un terme générique. Deckers détient la marque dans plus de 130 pays, ce qui signifie que les Australiens sont largement empêchés de vendre leurs bottes à l’international.

Deckers a poursuivi Australian Leather en justice en 2016, invoquant une contrefaçon de marque parce que M. Oygur avait vendu 13 paires de bottes Ugg aux États-Unis via son site Web. M. Oygur n’a pas nié les ventes de bottes, mais a soutenu que Deckers n’aurait jamais dû être en mesure de déposer le terme «ugg» en premier lieu.

“Nous devrions être en mesure de vendre nos bottes ugg dans le monde entier”, a déclaré M. Oygur. «C’est générique ici, et c’est un produit australien.»

Il a également fait valoir que les uggs étaient autrefois génériques aux États-Unis, avec de nombreux entrepreneurs les vendant à travers le pays avant qu’ils ne soient déposés, et que le terme justifiait en Australie une protection similaire au français «Champagne» et au grec «Feta».

En 2019, le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois s’est prononcé en faveur de Deckers, statuant que bien que ugg soit un terme générique en Australie, il n’avait pas une telle signification aux États-Unis. Il a également statué que le terme n’était pas soumis à la «doctrine des équivalents étrangers», une directive juridique aux États-Unis qui stipule que les mots étrangers pour les catégories d’articles ne peuvent pas être des marques déposées, et que M. Oygur avait volontairement contrefait la marque déposée de Deckers. M. Oygur a été condamné à payer 450 000 $.

M. Oygur a contesté la décision devant la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral. Dans les documents judiciaires déposés avant l’appel, ses avocats ont fait valoir que le tribunal de district américain avait utilisé les mauvaises normes pour juger si quelque chose était générique. Dans ses propres documents, Deckers a rétorqué que le juge avait utilisé le bon test et cité des preuves d’enquête selon lesquelles la plupart des consommateurs américains reconnaissent Ugg comme une marque.

Vendredi, le tribunal a rendu sa décision. Il n’a donné aucune raison.

Tom Garcia, le directeur administratif de Deckers, a déclaré dans un communiqué avant le verdict que la société estimait que l’appel n’était pas fondé.

«Deckers accueille une concurrence loyale», a-t-il déclaré. “Cependant, cette affaire visait à empêcher que les consommateurs américains ne soient trompés en achetant des produits contrefaits qui étaient proposés à la vente et vendus en ligne aux États-Unis.”

Dean Wilkie, maître de conférences en stratégie de marque et marketing à l’Université d’Adélaïde, a déclaré: «Sur le marché australien, une personne ordinaire dans la rue, si vous allez vers eux et dites-vous qu’il est juste que cette marque américaine s’arrête? les gens qui utilisent «ugg» sur des bottes en peau de mouton, la plupart d’entre nous seraient indignés parce que cela ne se sent pas bien. Cela ne semble pas moral.

D’un autre côté, a-t-il reconnu, Deckers a passé des années à transformer les Uggs en une marque de style de vie sophistiquée – loin de la situation en Australie, où ils sont relégués dans les vitrines de magasins de souvenirs, et les gens les utilisent pour les courses d’épicerie et les portent partout. la maison.

«Internet nous a donné accès à un marché mondial. Nous pouvons distribuer des produits partout dans le monde. Mais les systèmes juridiques ne sont pas mondiaux. Ils sont à l’intérieur des pays », a déclaré le Dr Wilkie.

À son apogée, Australian Leather fabriquait environ 50 000 à 60 000 paires de bottes par an et comptait quelques dizaines d’employés. L’année dernière, Deckers a réalisé 2 milliards de dollars de revenus, dont les trois quarts proviennent de la marque Ugg, selon son rapport annuel 2020.

Les enjeux pour les deux sociétés étaient élevés. Avant le verdict, Nicole Murdoch, avocate en propriété intellectuelle chez Eaglegate Lawyers à Brisbane, en Australie, a déclaré qu’un succès juridique pour M. Oygur aurait un «effet catastrophique pour Deckers», coûtant à l’entreprise la marque sur laquelle elle avait bâti sa marque.

M. Oygur a déclaré avant le verdict: “Tous les fabricants de bottes ugg en Australie se tourneront vers les importations à cause des prix, et l’Australie perdra ce qui est australien depuis les années 1930.”

Personnellement, il avait tout mis en jeu: l’entreprise qu’il dirigeait depuis près de 40 ans et une maison qu’il avait hypothéquée pour payer ses frais juridiques. Il a déclaré qu’il avait dépensé plus d’un million de dollars dans l’affaire, perdu la majorité de son personnel et vu la contestation judiciaire effrayer bon nombre de ses clients.

«Que Dieu m’aide, je ne vais pas reculer», dit-il. «Ils ne m’ont pas laissé le choix. Absolument pas le choix.